裁判要旨

  注册驰名商标的认定以跨类禁止混淆为基础。在能以认定驰名商标以外的方法救济商标权人的情况下，无须通过驰名商标认定来保护商标权人。

  案情

  原告雅培制药有限公司（ABBOTT LABORATORIES）是一家美国公司,其于2001年4月开始在我国境内使用“雅培”中文译名。1988年9月，原告的“雅培”文字商标在我国商标局获得了注册，核定使用的商品类别为第5类人用药品等。1999年10月，原告又将“雅培”商标在我国商标局进行了注册，核定使用的商品类别为第29类牛奶制品等。2009年4月，原告还获得了“雅培”商标在第30类非医用营养胶囊等商品上的注册。

  1981年9月，原告的“ABBOTT”文字商标在我国商标局获得了注册，核定使用的商品类别为第5类人用药品等。2004年8月，原告又将“ABBOTT”商标在我国商标局进行了注册，核定使用的商品类别为第30类非医用营养胶囊等。

  原告在2001年被评为世界500强、美国100强企业。2007年9月，我国商标局在一起商标异议案中认定原告注册在“人用药品”、“牛奶制品”上的“雅培”商标为驰名商标。

  被告于2003年11月成立，原名称为“深圳市福特奥医药科技有限公司”，2005年8月变更为“深圳市雅培医药科技有限公司”。被告的法定代表人张廷悦在中国香港注册了“美国雅培（中国）有限公司”。2009年，原告发现被告在其生产销售的“胰肽素软胶囊”等商品上标注了“美国雅培（中国）有限公司”、“美国雅培”、“ABBOTT”字样；在这些商品包装物的显著位置还突出印有“ABBOTT、美国雅培（中国）有限公司监制”字样。

  2008年10月，中国香港特别行政区高级法院作出判决，终身禁止美国雅培（中国）有限公司、张廷悦在营养品等商品上混淆性使用“雅培”、“ABBOTT”等商业标识。

  原告认为，被告使用“雅培”商号及前述行为侵犯了其“雅培”、“ABBOTT”注册商标权并构成不正当竞争，请求人民法院认定雅培商标为驰名商标，责令被告变回原商号，不得使用“雅培”、“ABBOTT”标识，并赔偿50万元的损失。

  裁判

  广东省深圳市中级人民法院经审理认为，原告“雅培”、“ABBOTT”注册商标权受法律保护。被告在生产销售的“胰肽素软胶囊”等商品上，使用“美国雅培”、“ABBOTT”等标识，这与原告“雅培”、“ABBOTT”注册商标核定使用在第30类非医用营养胶囊等商品之类别相同，该行为会导致消费者对原、被告提供的商品之来源产生混淆，构成商标侵权。原告在2001年开始在我国境内使用“雅培”中文译名，并于该年被评为世界500强、美国100强企业，原告注册在“人用药品”、“牛奶制品”上的“雅培”商标曾被商标局认定为驰名商标，故可以认定原告的雅培商标和雅培商号在中国具有较高知名度。被告曾被中国香港法院认定侵权，其使用雅培商号以借助原告商誉搭便车的主观恶意明显，且造成消费者混淆，构成不正当竞争。2011年1月23日，法院判决：被告立即停止使用“雅培”、“ABBOTT”商业标识，并将其企业名称变更为“深圳市福特奥医药科技有限公司”，赔偿原告经济损失50万元。现本案已发生法律效力。

  评析

  商标是指能够将一个企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区别开的标记。基于维护商标识别功能的需要，传统商标侵权理论是以商标混淆理论为基础来构建的，最初的商标混淆是指直接混淆，即未经许可在相同或相近似的商品（或服务）上使用与在先注册商标相同或相近似的标识，从而使消费者对二者提供的商品（或服务）之来源产生混淆。后来的商标法又发展出了间接混淆制度，即未经许可在相同或相近似的商品（或服务）上使用与在先注册商标相同或相近似的商标，从而使消费者对二者之间的经营关系产生混淆，比如误以为二者之间存在联营、赞助或许可等关系。我国商标法第十三条明确将“混淆理论”作为注册驰名商标保护的理论基础，但其适用的条件与传统商标法的混淆理论不同，其保护范围以跨商品或服务的类别为前提。

  根据我国商标法及其司法解释的规定，需要认定注册驰名商标的情形有：复制、模仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众的；以企业名称与其驰名商标相同或者相近似为由，提起侵犯商标权或者不正当竞争之诉。驰名商标的认定要非常慎重，故“因需认定”是认定驰名商标必须坚持的原则之一。如商标权人以多个请求权基础要求追究他人侵犯其商标权的民事责任，在能以认定驰名商标以外的请求权基础就能对商标权人提供充分救济的情况下，则无须通过驰名商标认定制度来保护商标权人。

  从本案来看，被告未经许可在“胰肽素软胶囊”等商品上使用“雅培”、“ABBOTT”商业标识，这与原告“雅培”、“ABBOTT”注册商标核定使用在第30类非医用营养胶囊等商品之类别相同，原告直接依据这两个注册商标所有权就可以请求制裁被告的混淆侵权行为。同时，原告依据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第二条之规定，以被告使用原告在先的知名“雅培”商号作为被告的商号，足以使消费者对商品之来源产生混淆，构成不正当竞争，就可以请求制止被告使用雅培商号。因此，本案无需认定“雅培”、“ABBOTT”为驰名商标就可以保护原告的合法权益。

  本案案号：（2010）深中法民三初字第8号

  案例编写人：广东省深圳市中级人民法院 祝建军